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美国专利申请授权率太低有什么办法 美国专利申请真的这么困难吗

很多朋友问专才知识产权,关于“美国专利申请授权率太低有什么办法 美国专利申请真的这么困难吗   ”专才知识产权详细为你解答:

由于国外专利申请工作程序复杂,专业性非常强,一般公众往往难以掌握。国外专利申请代理服务可以避免用户因为不了解专业知识而丧失获得专利的机会,专才服务机构凭借其专业的代理服务,可以为用户优质高效的完成国外专利申请事务。

申请了大量美国专利,授权的数量非常少;

在美国专利申请上投入了大量时间和资金,最终收效甚微;

美国专利授权道路十分坎坷,经过多轮答复并反复缩小保护范围,最终并未获得授权······

许多企业申请国内专利可能一帆风顺,但申请美国专利却常常遇到上述困境,导致许多企业对美国申请灰心丧气。

美国专利申请真的这么困难吗?其实并非如此。企业可能未真正了解美国申请的“特别之处”,以中国申请操作应对美国申请,花费大量时间和精力,未能达到期望的效果。实际上,企业只需全面了解美国专利申请的制度,并在申请过程中采用正确策略,就能提高授权概率。

美国专利申请授权率太低有什么办法 

情况一:A企业的某技术方案在国内已获授权,而且在答复过程中未涉及新创性问题。但是,在提交美国申请时,却频繁收到审查意见,指出存在新创性问题(即102、103问题),经过多次答复也未能克服,最终授权失败。

那么,为什么对于同一个技术方案,在国内就能通过新创性审查,在美国就无法通过呢?这就涉及到美国专利审查的第一个”特别之处“——美国对新创性的审查。

第一招

面对美国对新创性的审查

合理布局权要以及充分挖掘

中美对新创性的审查均是对权要的特征是否被公开,以及是否显而易见进行判断,虽然二者的审查标准基本类似,但是在实践中稍有区别。

美国专利审查时,会针对所有权要中的所有特征都检索出对比文件,再结合所有对比文件,基于确凿的证据下结论。

中国专利审查时,大部分主要针对权1进行检索,审查从权时可能不会给出如独权那样详细的意见,而是以比较概括的方式来评述,而且对从权的检索力度很弱甚至不会检索,直接给出主观意见。

正是由于中美对新创性的审查存在差异,导致在国内被认为有新创性的技术方案,有可能在美国被检索到相应的对比文件并被“拒之门外”。

在了解了上述差异后,我们怎么做才能有效提高美国申请的授权率呢?

结合上面提到的美国审查的特点,在准备美国申请文件时应该”因地制宜“布局权要结构。例如,将可能的创造性内容都布局权要,试探审查员对各个创新点的审查意见。并且,进一步基于权要结构提前部署更明确的答复策略,如此,相比于"千篇一律”或者“走一步看一步”的答复方式更容易争取授权。并且,针对同一个技术方案,即使其在国内获得了授权,在递交美国申请前,也需要对技术方案进行充分的挖掘和扩展,进一步强化技术方案的创造性,降低因为新创性问题被驳回的风险。

情况二:美国申请的审查意见通知书没有指出新创性问题(即102、103问题),但指出了其他特殊问题(如101问题、112问题等),这些问题通过答复都难以解决,导致美国专利申请虽并未因新创性问题受阻,却因这些问题而失败。

在国内申请审查的过程中,由于新创性问题出现的频率较高,所以大家都把关注点放在新创性上。然而,对于美国审查来说,除了对新创性的审查十分严格以外,对于一些特殊问题的审查力度也丝毫没有放松。因此,在美国专利申请时,除了将关注点放在新创性上,也不能忽略美国对特殊问题的审查。

第二招

面对美国对101问题的审查

注意撰写时提前防范

美国的101问题实际上就是所谓的客体问题,客体问题是指专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象。实质上,中美对于客体问题的规定基本是相似的,不同的是,二者审查客体问题时在实务上的差异。

美国审查时,如果权要的内容看起来人脑也能做,就大概率会被指出101问题。但是在中国,此情况的风险相对低很多。

需要说明的是,在美国专利申请时,成功应对101问题的难度远高于新创性问题。通常情况下,只要方案与现有技术存在差异且无法轻易想到,就可能被认为具备新创性,这在各国都是类似的。但是101问题就不同了,审查员虽然是按照美国审查指南中规定的步骤来审查,但是中间可能掺杂了一些主观判断,想要通过修改权要和抗辩来充分地说服审查员,则存在较大的难度。并且,101问题并非都能依靠答复来克服。

可见,对于不了解美国审查制度的企业来说,非常容易掉入101问题的陷阱中,且难以脱身。那么,我们如何才能避免卷入101问题的风波呢?

由于中美两国对客体问题的审查标准不同,如果拿中国申请的经验来撰写申请文件并翻译后,直接递交美国进行申请,很容易出现101问题。企业如果想要避免出现101问题,降低授权风险,就需要在撰写美国申请时,结合美国对101问题的法条以及相关的案例,有针对性地补充必要的内容,提前防范。

当然,如果不小心掉入101的陷阱,也不必慌张。基于101问题的审查逻辑,并结合相关案例,有针对性制定合理的答复策略,也有可能成功应对。

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第三招

面对美国对112问题的审查

务必保证撰写的高质量

美国的112问题包括六项条款,其中,出现频率较高的是112(a)和112(b)。112(a)问题主要是由于审查员认为权利要求的内容无法得到说明书的支持,或者审查员认为权利要求的内容无法根据说明书中提供的信息实现。112(b)问题大部分可以认为是不清楚问题。例如,权利要求书中存在指代不明确的问题、不够精确等。

在中国专利法中,与美国112问题对应的是26.3(不清楚、无法实现)和26.4(说明书不能支撑权要)。与客体问题类似,中国在审查阶段相对宽松,拿国内申请文件直接进入海外,112问题风险很大。

112(a)和部分112(b)问题虽然能够在答复阶段克服,但这对最终权要的保护范围存在不利影响。例如,大部分情况下,对于112(a)中的说明书不支撑权要的问题,需要在权要中增加特征来克服。此外,有些112(b)的问题通过答复是很难克服的,比如,说明书的实施例不能实现的问题等。

所以,美国112问题也存在影响授权的风险,同样不能掉以轻心。那么,我们如何才能避免卷入112问题的风波呢?

针对112问题,在起草美国专利申请时应考虑周到,依据112问题审查标准优化权利要求的表述,避免说明书不支撑权利要求,或无法实现的问题。

完成撰写或翻译后,还应仔细检查形式问题,避免出现低级错误。这样做不仅可以避免在后续答复中对权利要求的保护范围做出让步,还可以有效提高美国专利申请的授权率,避免112问题带来的授权风波。

前述主要围绕美国专利申请过程中,如何针对不同问题的审查标准,通过有针对性的撰写和答复来提高授权概率。不过,值得注意的是,审查阶段审查员的主观判断也会影响授权结果。例如:

情况三:某企业同时提交了两个美国专利申请1和2,这两个申请的技术方案上存在关联,都包含技术特征X。申请1由审查员A审查,最后申请1依靠技术特征X成功说服审查员,并授权。申请2由审查员B审查,虽然试图通过技术特征X说服审查员,但是申请B还是被驳回。

那为了提高美国申请授权的概率,从克服审查员的主观性角度,我们可以怎么做呢?

第四招

审查意见答复时

不妨结合审查员制定答复策略

无论是中国专利申请还是美国专利申请,在常规操作下,申请人往往根据审查意见通知书来制定合理的答复策略。但与中国不同的是,美国对于审查员信息的公开程度是非常大的(例如,USPTO的官网上提供了“Examiner Name”入口,可以对任意一个审查员进行查询)。因此,即使审查员的判断会掺杂主观因素,但是如果能够根据审查员的公开信息提前了解审查员的“特性”,并响应制定答复策略,可以提高答复成功的可能性。

例如,若审查员的通过率较高,并且本次答复存在抗辩空间,则答复策略可以是针对审查意见进行抗辩。相反,若审查员的通过率较低,即使本次答复存在抗辩空间,也仍然需要再谨慎斟酌答复策略,甚至需要采取相对极端的方法来制定答复策略,降低授权风险。

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