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随着我国经济社会的快速发展和居民生活水平不断提高,消费者对于企业品牌认证的意识也逐渐增强,基于对商标品牌的认可及信任,也更愿意购买商标品牌旗下的相关产品。对于企业而言,商标是商品的形象,更是代表着商品的信誉,商标已成为企业经营发展的重要战略性资源和推动市场经济发展的强大动力。
在经济全球化的大趋势下,如何有效地对商标进行保护已成为近年来企业间的热点话题。主流观点认为,商标注册是目前较为简单便捷,高效实惠的商标保护方法。商标一旦成功注册,便可以有效预防和抑制产品侵权行为之发生,从而发挥品牌保护的作用,避免商标被抢注、被冒用等风险发生,导致公司的利益受损。
商标注册申请的常见驳回理由
《兰哈姆法案》第2条【§2(15 U.S.C.§1052)】明确列明了一系列商标注册申请的驳回理由,具体如下:
(一)商标缺乏显著性
商标的显著性特征,是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。一般而言,如商标包含通用名称、仅具有描述性、仅直接表示商品功能、用途等特点的,将可能被认定为商标缺乏显著性。根据《兰哈姆法案》,商标不能仅仅是描述性的。《兰哈姆法案》阻止申请人获得描述性商标的内在原因,在于法律不应允许个人或商业实体,在竞争对手使用通用或描述性词语来描述自己的商品或服务时主张其商标专用权。因此,通用或通常描述性词语的商标通常被USPTO禁止注册。
实务中,商标缺乏显著性是申请商标注册遭遇驳回的一大常见原因。许多商标注册申请人偏爱使用仅具有描述性的商标,例如:为酸奶产品申请注册“CREAMY”商标,为甜甜圈产品申请注册“WORLD’S BEST DONUT”商标。上述例子在实践中大概率会被驳回,原因在于2个商标仅具有描述性,“CREAMY”描述的是酸奶的一种特质,即它是奶油状的;“WORLD'S BEST DONUT”描述的是甜甜圈的质量。
对于这类缺乏显著性的商标,其缺点也是显而易见的。第一,消费者可能记不住这类型的商标品牌,因为他们无法识别和区分申请人与他人的商品或服务。第二,为实现商标的独特性,申请人的可能需要投放更多营销和广告成本,从而让商标与其商品在消费者心目中产生关联,并随着时间的推移而失去其普通含义。第三,缺乏显著性的商标不能在主要注册簿上注册,因此申请人失去了商标注册的多项权益。第四,商标注册过程费时费钱,且无法保证商标能成功注册。即使申请人试图申请商标注册,申请人也必须充分提交实质性论据,以说服审查员该商标不仅仅是描述性的。如果商标最终被审查员驳回,申请人可能不得不提出上诉。这个过程可能非常昂贵和耗时,最终可能还是无法注册商标。
案例
In re Shaklee Corporation,Serial No.87528703(March 24,2020)
申请人申请注册“PERFORMANCE”商标,应用于能量棒、能量口香糖、能量软糖或其他营养补充剂中。委员会拒绝注册该商标,认为该商标仅描述申请人商品的特征或用途,即其补充剂和能量食品是为了提高一个人的运动能力表现。
(二)商标存在与其他商标造成混淆的可能性
混淆可能性(Likelihood of Confusion)是商标注册申请被驳回的另一常见原因。商标的混淆可能性,是指当商标与其他商标非常相似,而它们的商品或服务十分相关,以至于消费者会错误地认为它们来自同一来源。
判断商标是否存在混淆的可能性,可以从检查商标的相似性及差异性入手。需注意的是,所谓混淆可能性,并非仅仅指商标的外观相似致使公众产生混淆,若商标的发音相似、抑或是商品或服务使公众产生相似的整体商业印象的,这些商标均可能会被视为混淆可能性。
即使商标与其他在先注册或先申请的商标之间存在相似的情形,也只有在商品或服务与其他商标之间的商品或服务实际产生联系时,才会被认定为混淆可能性。判决商标与其他商标之间是否有联系,并非指商品或服务一定要相同,而是它们之间的联系足以使消费者错误地认为它们来自一个共同的来源。可见,问题的本身不在于实际的商品或服务是否可能存在混淆,而是在于商品或服务的来源是否可能存在混淆。
通过上述分析,认定申请人的商标与已注册商标之间存在冲突时,审查员会以存在混淆可能性为由拒绝申请人的商标注册申请。如果申请人的商标与较早提交的未决申请中的商标存在冲突,审查员将通知申请人潜在的冲突。仅当在先申请的商标获得注册时,申请人的商标才会以混淆可能性为由被拒绝。因此,在提交商标注册申请前对冲突商标进行充分检索是至关重要的,因为这类商标的存在将可能导致申请人的商标注册被驳回。
案例
Kate Spade LLC v.Thatch,LLC and The Spades Trademark Company,LLC,Oppositions Nos.91216585 and 91217168(January 9,2020)
申请人申请注册服装和手袋“PATIO BY THE SPADES”商标和香水“THE SPADES”两个商标,遭到服装、手袋、香水注册商标“KATE SPADE”所有权人的反对。委员会认为存在混淆的可能性,认为“KATE SPADE”商标很有名,申请商标所产生的商业印象过于相似。
案例
Coca-Cola v.Meenaxi Enterprise(2021)
美国商标审判和上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board,以下简称“TTAB”)在6月份就全球软饮料制造商可口可乐公司诉Meenaxi Enterprise Inc.案作出裁定,认为Meenaxi在其饮料产品上使用“Thums Up”和“Limca”商标会导致印裔美国消费者产生混淆,撤销了Meenaxi注册的这两个商标。
(三)商标被认定为有违道德、具欺诈性、或具诽谤性的
《兰哈姆法案》第2(a)条禁止不道德(Immoral)或具诽谤性的(Scandalous)商标在注册簿注册簿上进行注册。关于商标是否符合道德和具诽谤性的标准与否,除了取决于商品或服务的相关市场背景之外,还应当充分考虑当代社会的认知和道德价值观的可接受程度。因此,审查员若以商标有违道德或具诽谤性为由驳回商标注册申请,申请人必须提供证据证明目前大众的主流观点会认为该商标是不道德或具诽谤性的,该证据可能包括字典定义、报纸文章和杂志文章等。
需要注意的是,由于道德的标准可能会随不同年代的不同道德价值观而产生变化,所以审查员不应仅仅依据先例来作出驳回决定,因为之后的案件并不一定可以通过先例推论出同样的裁决。审查员应当判断较早的先例与本案是否具有相关性,且是否能够同样适用于今天的应用环境下,而非径然依靠先例作出裁定。
不过,上述驳回理由在近年的司法判例中得到修正,美国最高法院在2017年的Matal v.Tam案与2019年的Iancu v.Brunetti案中分别否定了对于贬损性或不道德文字的商标注册禁令,并认定禁令违反美国宪法第一修正案(First Amendment)中保障言论自由的基本权利,并说明即使有的言论令人讨厌、言论自由仍是国家所需保护的,而商标申请属于申请人的言论自由范畴,不该因为法条中的观点歧视而被禁止。
案例
Matal v.Tam,582 U.S.(2017)
美国摇滚乐队The Slants的主唱Simon Tam提出“THE SLANTS”商标注册,其中“THE SLANTS”一词含有对亚裔人种的贬义,USPTO以该词含“贬损性”为由驳回了该商标注册申请。事实上,该团成员为亚裔,于上诉中也解释希望透过此争议性词语来反讽或甚至透过该团的努力重新塑造该词于大众心中的形象。美国最高法院经审理后认定USPTO作出的驳回决定是限制了公民的言论自由权因而违宪,最终允许“THE SLANTS”商标注册。
案例
Iancu v.Brunetti,588 U.S.(2019)
Erik Brunetti提出“FUCT”商标注册,解释是“Friends U Can’t Trust”的简称,应用于其服装系列。USPTO以“不道德或可耻的”为由驳回了该商标注册申请。参见Tam案,美国最高法院经审理后认定USPTO作出的驳回决定同样限制了公民的言论自由权因而违宪,最终允许“FUCT”商标注册。
至于具欺诈性的(Deceptive)商标,同样也是禁止在注册簿注册簿上进行注册的。商标具欺诈性,是指商标容易使相关公众对商品的产地、质量、品质、特性等产生不正确的认知,从而误导消费者。简单而言,即为虚假/错误陈述。对于商标是否存在欺诈性,具体可通过以下准则进行判断:
1、该术语是否对商品的特性、质量、功能、成分或用途有错误的描述;
2、如果存在错误描述,消费者是否可能相信该错误描述就是客观描述了该商品;
3、如果相信该错误描述,该描述是否很大程度上影响了相关消费者购买该商品。
案例
In re QVC,Inc.,Serial No.86670074(January 21,2020)
申请人寻求注册商标“DENIM&CO”。商标审判和上诉委员会(TTAB)拒绝注册该商标,认为“DENIM”一词含有牛仔布的意思,但商标却用于由牛仔布以外的材料制成的各种服装。因此,DENIM&CO.根据第2(a)条具有欺骗性,或者根据第2(e)(1)条对非牛仔服装具有欺骗性的错误描述。
(四)商标包含姓名、肖像或签名并能具体识别特定的个人
此处所述的“姓名”,不仅适用于全名,还适用于名字、姓氏、简称、假名、艺名、头衔或昵称。如果有证据表明该特定个人与使用该商标的企业有公开联系,或特定个人非常知名,以至于公众会合理地假设该特定个人与商品或服务之间存在联系,该商标将可能会被禁止注册,除非征得该特定个人的同意。要求特定个人同意对其姓名、签名或肖像进行登记的目的,是为了保护特定个人在识别其身份时拥有的隐私权、公开权及对于身份的相关控制权利。
案例
In re ADCO Industries–Technologies,L.P.,2020 USPQ2d 53786(TTAB 2020)
TTAB经审查后确认:
1、申请人的商标与总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的姓名和身份非常接近;
2、申请人的商标唯一且明确地指向唐纳德·特朗普,商标展示了他著名的发型,其中一个商标的标语甚至与特朗普的竞选口号“Make America Great Again”十分相似;
3、唐纳德·特朗普与申请人没有任何关系;
4、唐纳德·特朗普的姓名和身份具有足够的知名度和声誉,当申请人的商标用于实用刀具时,将推定与唐纳德·特朗普有联系。
综上,TTAB确认上述商标根据第2(a)条与特朗普总统建立了虚假联系,且特朗普总统没有同意或授权他人使用他的名字,因此商标也同时违反了第2(c)条。
(五)其他商标注册申请驳回理由
除了上述提到的常见驳回理由外,如果商标包含国旗、国徽或其他标志、商标主要是地理性描述申请人的商品或服务、抑或是商标仅有一个姓氏等内容的,USPTO同样可以根据上述一个或多个理由驳回注册申请。
商标注册申请被驳回的救济途径
USPTO的主要注册簿用于登记具有固有独特性或已获得独特性的商标,而仅描述商品或服务且缺乏后天独特性或不具备固有独特性的商标只能在补充注册簿上注册。如果申请的商标或服务标记在本质上不具有独特性,则只有在证明获得独特性(Distinctiveness)或次要意义(Secondary Meaning)的情况下,才能根据《兰哈姆法案》第2(f)条在主要注册簿上注册。
一般而言,若申请人的商标注册申请被驳回,申请人可向TTAB提出异议寻求救济。此外,以混淆可能性为例,除了提出异议,商标所有者还可以通过使用描述性术语,使相关公众将商标或服务与特定来源、制造商或生产商联系起来,从而随着时间的推移而获得独特的意义。此时,商标所有人可以向USPTO提交以下三种类型的证据来证明商标已获得显著性:
(一)事先注册(Prior Registrations)
商标申请人可以通过在主要注册簿上拥有同一商标的一个或多个先前注册的所有权来提供独特性证明。但是,USPTO可能需要额外的独特性证据,以及确定申请中确定的商品或服务是否与在先注册中指定的商品或服务足够相似。在先注册必须完全合法有效。
(二)五年使用(Five Years of Use)
该商标使用五年的声明必须是基本排他性和连续使用。如果消费者面对同一商标的多个独立用户,则不能主张获得显著性。如果存在多个第三方用户,即使是初级用户,也会对审查员接受一方的独特性主张的决定产生负面影响。五年期限可以在提交商标申请之前开始,一直持续到提出索赔之日。如果商标是高度描述性的,则需要负有更重的证明责任。
(三)实际证据(Actual Evidence)
关于实际证据,申请人可以提交宣誓书、声明(37 C.F.R.§2.20)、证词或其他相关证据,以表明申请人长时间将商标投入于商业使用中、大规模对商标进行宣传或对该商品进行大量的销售。申请人甚至可以关于商标的销售数据,证明其独家和持续使用该商标、消费者对于商标的反应研究和市场研究等有说服力的证据。
案例
United States Patent and Trademark Office v.Booking.com B.V.,591 U.S.(2020)
美国最高法院认为,“通用名称”系指该名称得以直接代称一个类别所有的商品或服务,而不是单代称一类别中的个别商品或服务名称。至于如何认定该名称是否构成通用,则应以消费者认知为准。也就是说,像“generic.com”这种组合,对于特定商品或服务类别而言是否构成通用名称,应视该名称给予消费者的认知是否为“通用”。
根据一审地方法院采认的消费者意见调查报告显示,近75%的消费者确实认知“Booking.com”代表一家旅游预订公司,代表“Booking.com”能够指示服务来源,并非只是预订网站的通用名称。针对USPTO主张“Booking.com”属于通用名称一事,USPTO亦应负举证责任,比如举出辞典字义或是实际使用证据等,惟USPTO于法院审理期间并无提出相应事证。
总结
尽管美国目前依然是以“使用主义”作为取得商标权的根据,但商标注册的重要性却是不言而喻的。从本质而言,商标一旦成功注册,商标所有权人的商标权将变得毫无争议。第三方可以通过USPTO的公共数据库查找到在册注册商标,从而一定程度上阻止竞争对手使用商标所有权人的类似商标。即使日后因商标权权属问题产生争议,基于商标注册而形成的表面证据,便是商标所有权人在诉讼程序中所拥有的证据优势。如果商标所有权人能证明假冒销售、故意侵权、不当得利等侵权事实存在,商标所有权人还有权要求侵权人归还利润、金钱损失、律师费等相关费用。
不过,商标即使成功注册后也并非一劳永逸,商标所有权人应当做好后期维护。整个注册的期间,商标所有权人必须及时行使督察和执行其商标的权利。虽然USPTO会基于混淆可能性阻止使用了类似的商标的注册登记,商标所有权人也应当定期检索类似商标并及时提出异议申请,以防止自己商标权被侵犯或商标的显著性被稀释。此外,为维持商标注册的状态,商标所有权人必须分别在注册日后的第5-6年,以及第9-10年提交使用证据,如果文件没有及时提交,将可能导致商标注册被取消且无法恢复。
国际商标申请途径
1.单一国家申请(向美国知识产权局提交首次申请);
2.马德里国际商标注册。
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