防范海外知识产权风险,加强知识产权的海外布局,将成为企业“走出去”的必修课。在海外市场做好知识产权和专利布局,不仅是企业的核心竞争力,也是捍卫自身的必备武器。只有拥有了一定数量合理布局的海外专利,在面对专利纠纷时才有足够的谈判筹码。海外专利布局有哪些策略、海外专利布局有什么注意事项
海外专利布局有哪些策略
专利布局没有固定规则,企业可以根据市场的专利状况、自身的专利状况、人力、财力等因素综合考虑,找准规划重点,合理部署战略。总体来说就是通过布局形成高质量的专利保护网,保护自己的知识产权不受侵犯,同时不给对手可乘之机。
举例,五种布局策略:
1.路障式布局
路障式布局是将实现某种技术的一种或几种必需的解决方案进行专利申请,使对手难以使用该技术。
2.城墙式布局
城墙式布局是指将实现某一技术目标的所有规避设计方案全部申请专利,形成城墙式系列专利的布局模式。
3.地毯式布局
地毯式布局指系统地将一项技术的逐个研发步骤都申请专利技术保护,形成类似于地毯的技术领域全覆盖,最大限度地保护企业的技术研发成果,阻止竞争者入侵。
4.围栏式布局
围栏式布局是指某技术的核心专利被竞争者掌握,可考虑申请围绕该核心专利的小专利,将核心专利包围起来,形成一个系统化的包围圈。
5.糖衣式布局
糖衣式布局是指核心专利由自己掌握后,自己将该种技术相关联的全部解决方案进行专利申请。
海外专利布局有什么注意事项
1.专利数量
很多企业在申请专利时陷入了以量取胜的误区,但为了规避风险,专利数量并非越多越好。
外国专利申请费用和获取成本比较高。随着企业销售量逐渐增长,遇到专利威胁的概率相应增加,如果发生专利纠纷,产生的损失也就越大。因此,专利数量应与市场销售规模相匹配。
2.目标国家
目标国家的选择以市场为导向。企业可以立足于海外经营计划和市场情况来布局,根据本公司产品的销售/生产地、竞争对手产品的销售/生产地、各国司法务实趋势等来选择进行专利布局的国家。一般来说,企业海外专利申请主要选择有欧美日韩等重点区域,一些港口国家也是在海外专利布局中需要重点考虑的。
3.时机
机不可失,时不再来。时间也是布局的重要考虑因素,主要包括申请时机、公开时机和专利维持时间。
——绝大多数国家和地区遵循"先申请原则",以申请日作为判断专利申请先后的标准。在大部分情况下,由于行业竞争激烈,专利应尽早提出,避免对手捷足先登。
——部分国家和地区存在提前公开机制,可缩短获权周期,有利于抢占先机。但是也有很多情况不宜过早公开,需要仔细权衡。提前公开的弊端有技术泄密风险,后续完善和组合申报时间可能不足等。
——企业可根据有无市场功能选择维持或终止专利。
4.保护模式
专利保护(组合)模式选择没有固定模板,需要根据具体情况考虑。通常来说,核心技术基于专利稳定性和保护期限考虑,应尽量采用发明专利进行保护;在涉及多个创新点时,则可根据成果的形成和技术含量,采用发明专利为主、实用新型和外观设计专利为辅的保护模式。对于外围技术、结合成本因素,可采用实用新型或外观设计专利为主、发明专利为辅的保护模式。
5.申请途径
目前,我国常用的海外申请专利途径主要有《巴黎公约》和《专利合作条约》(PCT)。另外,今年5月5日《海牙协定》即将正式生效。企业可根据专利申请数量、申请地域、维护期限等因素综合考量,选择最适合自身情况的申请途径。
不可忽略的欧洲专利制度
欧洲国家通过《欧洲专利公约》(以下简称《公约》或EPC)建立了一套同一的欧洲专利制度,这一制度覆盖了38个成员国(Member states,包括欧盟全部27个国家和冰岛、瑞士、土耳其等11个非欧盟国家),并可覆盖到延展国(Extension states)到波黑、黑山;授权的专利还可以根据协议到生效国(Validation states)摩洛哥、摩尔多瓦、柬埔寨、突尼斯生效。
1977年欧洲专利局(EPO)建立,根据《公约》规定,申请人可以向EPO递交一份专利申请,并指定对其发明给予保护的EPC缔约国。如果该申请通过审查并获得批准,申请人在限定时间内在所有指定国办理生效,生效后在指定国获得专利权。因此,由于欧洲专利覆盖的范围广、操作的便捷性,申请人一般更喜欢选择通过PCT途径申请欧洲专利,然而这种程序也具有一定的局限性。
选择EPO作为专利审批机构,以下几点需要考虑:
(1)专利申请将接受更为严格的审查;
(2)审查时间长,EPO的专利审查一般持续2-5年;
(3)申请费用高:申请EPO专利,需要缴纳申请费、指定费、补充检索费、审查费,如果审查时间持续较长,自国际申请日第三年起每年还要缴纳维持费,资料显示,相比于获得一件美国专利或日本专利,获得一件欧洲专利的成本要高出很多;
(4)专利权的行使方面也存在诸多不确定因素,如德国法院和英国法院经常就同一性质的问题作出截然不同的判决。
相比较而言,如果申请人的目标明确,仅瞄准少数国家或者不支持PCT直接进入国家阶段的EPC国家,则不建议选择EPO作为专利审批机构。单独向欧洲的某个或某几个国家申请专利,则可能在成本、授权时间、获得授权等一方面或多方面更具有优势。
例如,如果申请人的目标国家仅为英国,则可以直接通过巴黎公约途径或PCT途径进入英国,相较于通过欧洲专利指定英国,可以降低申请成本,也可能缩短授权时间。
又如,直接申请德国实用新型专利,德国专利局对实用新型不进行实质审查,可以简单快捷地得到授权,而EPO的审查标准远高于德国实用新型的审查标准,因而在EPO不能获得授权的专利,在德国专利局就能获得授权,而且在成本和时间方面也具有优势。
再如,申请的目标国家仅为法国,申请人不能在PCT申请程序中直接指定法国,这种情况下,申请人可以通过巴黎公约途径在12个月的优先权期限内直接进入法国,不仅能避免上述EPO审批必须面临的几个问题,而且法国国内专利申请程序还有很多有利于申请人的方面:
(a)更容易获得授权且申请时间短:
法国专利制度中规定,对发明专利进行有限的而非严格的实质审查,主要表现在:对创造性和实用性不做审查,仅对明显不属于发明创造的客体、明显不属于可授予专利的发明或明显缺乏新颖性的发明予以驳回(规定予法国《知识产权法典》第L612—12条),将专利检索报告提供给申请人和公众以方便对专利效力进行评价。由于不进行实质审查,法国专利的审查周期相对较短,法国国家工业产权局(INPI)在申请日之后7至9个月内发出初步检索报告和可专利性意见(opinion on patentatibily ),大致第27个月即行授予专利。相较于通过PCT程序申请欧洲专利再指定法国,授权时间大部分可以控制在2年半时间内,而且更容易获得授权。
(b)以低成本获取高质量专利检索评价报告:
INPI出具的专利检索评价报告是由EPO完成,报告的质量很高,缴纳的检索费比直接向EPO申请的检索评价报告所需的费用低很多,差价部分由INPI承担。因此直接申请法国专利可以以较低的费用获得高质量的检索报告,据以判断专利的有效性,进而决定是否申请欧洲专利和国际专利。如果继续申请欧洲专利或国际专利。INPI出具的专利检索报告仍可以用于欧洲及国家的申请程序,继续进行欧洲专利申请时,EPO还将免除检索费。
意大利专利申请也具有类似的规定,向意大利专利局申请专利后,专利申请由EPO进行检索,大概在9个月左右可以获得检索结果,如果申请人继续就该同一专利向EPO递交专利申请,EPO不再向申请人收取大约1775欧元的专利检索费。也能快速、低成本地获取高质量的专利检索报告。
综上,如果申请人的欧洲目标国家较少或需要进入不支持PCT直接进入的国家,单独进入目标国家的优势较大,申请人可以考虑单独进入。但是对于需要进入的国家较多(超过5个),或者已经超过12个月优先权期限的申请,则可能通过EPO申请更具有优势,申请人应根据目标市场和专利情况具体问题具体分析。
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