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海外专利选择落地国家时的误区有两点 中美两国对不清楚问题的规定

现在越来越多的申请人有 海外专利申请 的需求。一般来说,在选择 海外专利落地 国家时,首先要考虑的是市场计划。而也有部分申请人,递交 海外专利 的首要目的是想积累一些授权的海外专利,在这种情况下,申请人可能会受一些错误观念的影响而做出一些错误的决定。在选择海外专利落地国家时,可能会有哪些思路上的误区?今天专才小编来跟大家做个简单的分享。海外专利选择落地国家时的误区有两点 中美两国对不清楚问题的规定

误区一:哪里专利官费便宜,就申请哪里

很多申请人申请海外专利的初衷仅仅是为了获得几件授权专利,因此他们往往会比较关注专利申请的价格。

从官费的角度,发达国家的官费往往会高于欠发达国家。欧、美、日、韩、加、澳这些国家官费比越南、柬埔寨、泰国、马拉西亚这些国家高出不少。泰国、越南、印度尼西亚的专利申请官费一般只需要三五百美金,对比欧、美、日、韩大几千的官费,确实可以节约不少成本。这也让一些申请人产生了一个误区,为了节约官费,首先考虑欠发达国家。但是实际申请专利时,你就会发现,官费便宜的国家,总费用未必就很低。

我们可以看一个具体的例子,将美国申请和越南申请的费用做个对比:

越南的发明专利官费在530美金左右。美国申请的基础官费是与申请人的性质和规模有关的,高校、科技院所和人数少于500人的企业等,符合小实体的标准,可以享受费用50%的减免。因此,美国官费大实体大约3,000美金左右,小实体大约1,500美金。

再看一下翻译的费用,如果是基于一件中国专利递交越南申请,要先进行中译英,再进行英译越南语。按照市场价,英译越南语的收费大概在0.25USD/单词,1万字的申请,英译越南语的翻译费就要2,500美金。

在不考虑审查意见和流程服务费的情况下,对于小实体来说,一件1万字的申请,美国发明专利申请的官费和翻译费应该可以控制在2,500美金以内,而越南申请的两道翻译费再加官费,要超过3,500美金了。

因此,递交海外专利的时候,不要只看官费的高低,翻译费、服务费都要考虑在内。此外,欠发达国家,如果是有实质审查的制度,专利审查的周期往往会很长。因为他们受制于专业人员的数量以及发展程度,案件处理的速度比较慢。有时一件申请递交3年才收到首次审查意见,也是正常的。

海外专利选择落地国家时的误区有两点 中美两国对不清楚问题的规定(图1)

误区二:哪里专利授权容易,就申请哪里

现在由于一些外界因素(如政策或机构要求等)的影响,有些申请人可能仅从授权时间和难易程度出发,选择申请如荷兰、南非、卢森堡等国家的专利,专利没有实审,授权快费用低。但是这种做法是有风险的。2021年12月初,荷兰、卢森堡、立陶宛当地专利局已经有政策规定,限制受理自中国的PCT落地案件。原因是申请量太大,审不过来。而即便这些国家局后续又对中国申请放宽政策,申请这些国家的专利,还是会带有比较明显的海外专利“凑数”的嫌疑。

近期有个新闻热度很高,湖南某大学引进了23位海外博士,而这23位博士均毕业于菲律宾亚当森大学,所学专业为哲学(教育学)。事件曝光后,引来社会广泛关注,湖南省教育厅进驻学院进行调查,并对相关责任人进行了免职处理。中青评论说“高水平人才,从来不是出国简单镀个金就能从天而降的,而是要经过规范、严谨的学术训练。如果高校对自身发展没有脚踏实地的规划,而是机械追求博士含量,自欺欺人地批量制造海外速成博士,那么最终耽误的只会是自己”。

同理,为了追求海外授权专利,盲目扎堆申请南非等国专利,也是属于新闻评论所说的“机械追求海外专利数量,自欺欺人地批量制造海外速成专利,最终耽误的只会是自己”。

国家局近期打击国内“非正常”申请的力度很大,而未来如果对海外专利的含金量进行评估,这些专利肯定也是重点打击对象。因此,申请海外专利,不要盲目扎堆选择小众国家,否则会给自身留下诸多隐患。

中美两国对不清楚问题的规定

众所周知,一份完整的申请文件包含权利要求书和说明书,二者在实质审查过程中需要满足两个条件:权利要求书需要将发明方案的保护范围限定清楚,说明书需要进行充分描述以支撑权利要求。对于上述两个条件,中美两国的专利法都做出了明确规定。

在2011年9月15日签署的《美国发明法案》(America Invents Act,简称AIA)中,第112条对权利要求书和说明书的不清楚问题进行了规定,主要包括以下六个方面:(a)一般规定(in General)、(b)结论(Conclusion)、(c)格式(Form)、(d)从属权利要求援引其他权利要求(Reference in Dependent Forms)、(e)含有多项从属权利要求的权利要求援引其他权利要求(Reference in Multiple Dependent Form)、(f)组合发明的权利要求构成要素(Element in Claim for a Combination)。

中国专利法也对权利要求书和说明书的不清楚问题做出了规定,主要包括以下三项条款:第26条第3款“说明书清楚、完整;能够实现”,第26条第4款“以说明书为依据”,以及第33条“修改不得超范围”。

虽然中美两国的专利法都对不清楚问题进行了明确规定,但是在审查实务中,两国的侧重点还是有所差异。熟悉中国专利审查的读者可能知道,中国审查意见中26.3和26.4的问题并不算多,主要针对的是新颖性和创造性。其中,26.4大部分是在有授权前景的情况下指出。所以,在中国的专利审查实践中,可能一般先考虑新创性,在满足新创性的基础上再去重点看支撑、清楚等问题。

但是,美国审查意见中出现不清楚问题的情况则比中国审查意见要多。看过美国专利审查意见的读者可能对112问题并不陌生,美国112问题的指出跟新创性问题之间没有必然的依存关系和先后关系,所以在美国112审查和新创性审查同等重要。而且,克服112问题的答复比较耗费精力,这直接影响了申请美国专利的效率。

根据上述分析的中美专利审查实务的区别,不难理解,为何对同一个技术方案进行中美专利申请时,将已经获得中国授权的申请文件进行翻译后,却在美国专利申请的道路上因112问题几经周折。如果想要避免美国的112问题,在撰写上下足“功夫”很有必要,这个功夫不是“蛮力”,没有针对性的多写可能是徒劳,需要结合112的法条精准发力,保证撰写文件的高质量。

小结

总之,海外专利申请,不要盲目追求低价、授权快的国家,这样积累下来的专利,将来都可能是企业的污点。

那么在市场尚不明确,首要目标是获取几件海外专利的情况下,推荐选择哪些海外国家?

结合各种因素综合来看,美国专利申请针对中小企业有官费的优惠政策,专利制度也非常完善,同时专利含金量高,比较值得推荐。像日本、韩国、欧洲专利,其实也是专利质量较高的代表,但是由于日、韩往往翻译费很高,欧洲专利本身官费太贵,整体来看,还是美国专利申请更具性价比。

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